与核心技术相关的专利是企业的重要资产，必须予以充分保护。而对于企业的投资者，则可以通过详细了解目标公司专利的权属情况、法律状态、运用情况等基本信息，识别、分析及评估目标公司专利的实际价值和潜在的未来商事活动障碍或法律风险，从而避免交易风险或增加交易成本。在对企业进行股权投资的法律尽职调查中，对目标公司的专利进行价值核查与风险评估是一项核心工作。本文结合有关法律规定及相关案例，就专利尽调中的一些核查要点作如下探讨。
专利权的取得及归属
一、相关案例
上海拓璞数控科技股份有限公司（以下简称“上海拓璞”）曾两次申请科创板上市。在上海拓璞的IPO审核过程中，因上海拓璞的核心技术人员曾在高校兼职，故上海拓璞的知识产权受到了证监会的重点关注，上海拓璞被多次问询共有知识产权、职务发明，专利权归属等问题。最终，上海拓璞于2021年1月终止了第二次上市审核，其两次上市申请均未能通过审议。
二、核查要点
专利的权属是企业专利尽调关注的首要问题。专利权属的不确定性可能影响企业对专利的运用和实施，并可能产生侵权风险。通常情况下，企业取得专利权的主要方式有自主研发、合作研发和受让取得。根据不同的专利权取得方式，尽调需关注的内容分别如下：
1、自主研发
对于目标公司自主研发取得的专利，首先需关注该专利的发明人，如核查其学历工作背景及在公司的履职情况，确认是否属于公司核心技术人员。其次，需了解该专利的研发过程，判断是否属于发明人的职务发明。
根据《中华人民共和国专利法实施细则》的有关规定，如发明人自原单位离职不满一年而在新单位作为发明人申请专利的，则该等专利可以被发明人原单位主张为其职务发明，因而各方将可能在专利权属、权益分配等方面产生争议。
故在目标公司通过自主研发所取得专利的核查中，就专利的职务发明情况需做如下具体核查：
1）核查劳动合同，确认相关发明人是否存在自原单位离职不满一年的情形；
2）对于自原单位离职未满一年的发明人，需进一步核查其离职证明、与原任职单位签署的劳动合同、保密协议（如有）、竞业限制协议（如有）以及核查该发明人在该专利的发明创造过程中是否利用了原单位的技术成果；
3）核查发明人与目标公司是否签署职务发明知识产权归属协议，若有，需关注职务发明的权属约定条款。
2、合作研发
对于技术合作和委托开发形成的专利，相关的权利行使和利益分配以相关技术合作或委托开发协议中各当事人的明确约定为准。没有约定或约定不明的，根据《专利法》及相关司法解释，专利申请权归于研发人员即受托人，而委托人可免费实施该专利。对于开发过程中产生的技术秘密，双方均有使用及转让的权利。因此，在该等情形下，对于各权利人自己实施或许可他人实施专利（或技术秘密）的方式及分配所产生的收益等问题，均存在相当程度的不确定性及发生纠纷的可能性。
因此，在核查目标公司通过技术合作和委托开发所取得的专利权时，需注意以下事项：
1）应核查公司所有技术合作和委托开发合同，关注技术成果的归属和收益的分成方式、专利权人及专利申请人等主要条款，并核查相关约定是否存在许可第三方使用和实施该专利并获取相关收益等可能对目标公司在合同中所取得的权益产生不利影响的情形；
2）若没有技术合作和委托开发合同或合同对上述问题没有明确约定的，则需取得合作方的确认文件等相关材料，从而核实该专利的权利归属、使用和收益规则；
3）对于目标公司与高校合作进行技术研发的情形，需根据具体合作高校关于技术成果的管理规定及相关合同约定，核查知识产权归属；对于核心技术人员为在公司任职的高校教职人员的，还应核查相关人员是否符合高校在外兼职的政策及该高校的任职规定。
3、受让取得
如目标公司的专利为自其他方处受让取得的，则转让方是否具有转让资格、当事人的转让行为是否合法有效、专利权是否已按照法律规定完成转移等均应作为专利核查的重点。对于受让取得的专利，在具体核查时需注意：
1）核查转让协议，关注专利权属，转让时间，转让专利的具体内容等条款；
2）核对转让价款支付凭证，确认双方就转让协议需履行的义务均已完成；
3）在公开渠道核实该专利的情况，包括前权利人、发明人等信息。此外，还需对转让登记证明、专利著录变更证明和变更公告等内容进行核查，从而确保转让合法有效。
专利的数量及技术先进性
一、相关法律规定
目标公司如拟申请在科创板上市，则科创属性将是上交所的关注重点，而科创属性中对于公司形成核心技术和主营业务收入的发明专利数量也有明确要求。《科创属性评价指引（试行）》规定：“一、支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，同时符合下列4项指标的企业申报科创板上市：……（3）形成主营业务收入的发明专利5项以上；二、支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中，虽未达到前述指标，但符合下列情形之一的企业申报科创板上市：……（5）形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计50项以上。”
二、核查要点
专利的数量及专利的技术先进性是科技型企业核心竞争力的体现。通常企业为其核心技术申请的专利数量与其市场竞争力具有一定的相关性，同时如目标企业拟在科创板上市的，则目标企业需满足科创属性中关于专利数量的指标要求。因此在专利尽调时，还需了解核心技术对应的专利数量。在专利核查过程中，需先将目标公司主营业务的产品涉及的专利予以区分并重点加以关注。此外，如需对专利内容进行深入了解，则可以查阅相关的专利说明书、权利要求书等，并依靠投资团队基于行业研究作出判断，必要时还可借助行业专家、外部顾问等甄别相关技术是否具有先进性，辅助投资方判断目标公司核心技术的市场价值。
三、专利的有效性及侵权风险
（一）相关案例
益方生物科技(上海)股份有限公司（以下简称“益方生物”）已于2022年4月6日在科创板注册生效。但据公开信息显示，益方生物曾于2021年12月被科创板上市委宣布暂缓审议，暂缓审议的主要原因包括其申请的专利存在纠纷，科创板上市委对于有关纠纷是否影响益方生物已授权的产品专利权，或可能对益方生物的后续经营和研发产生重大不利影响给予了关注。
上述纠纷的具体情况为：2020年12月，上海倍而达药业有限公司(以下简称“上海倍而达”)向上海知识产权法院针对益方生物、贝达药业提起专利申请权权属纠纷案。上海倍而达诉称，益方生物和贝达药业以非法手段不正当地获得其技术，并擅自就相关技术向国家知识产权局提交了申请号为201910491253.6、发明名称为“嘧啶或吡啶类化合物、其制备方法和医药用途”的发明专利申请。上海倍而达要求确认涉案专利申请及后续获得授权后的发明专利归其所有，并要求益方生物和贝达药业配合办理专利申请权或专利权权属变更手续。
益方生物的上市申请恢复审议后，科创板上市委向益方生物问询：“请发行人结合其 CN201910491253.6 发明专利申请、美国倍而达在研产品 BPI-7711、发行人已对外授权产品 BPI-D0316 三者之间的关系，在重大事项提示和风险揭示部分补充披露上述专利、专利申请、BPI-7711 化合物和商业秘密纠纷是否会对发行人 BPI-D0316 产品的专利权、发行人后续经营和研发产生重大不利影响。”
益方生物回复：“涉案化合物（BPI-7711）仅涉及发行人一个基于 EGFR 靶点设计开发但没有进行临床开发的候选化合物。发行人的 CN201910491253.6 发明专利申请为已覆盖了涉案化合物（BPI-7711）的防御性专利。美国倍而达和上海倍而达纠纷均不涉及发行人BPI-D0316 化合物和相关专利（ZL201510152615.0；US10,179,784 B2），不会对发行人 BPI-D0316 产品的专利权、发行人后续经营和研发产生重大不利影响。”
根据益方生物对所涉问题的回复，因该专利纠纷涉及的产品已不是益方生物的研发产品，且对已授权的产品专利没有影响，亦不影响益方生物后续经营和研发。其后，益方生物通过了科创板上市委问询。
（二）核查要点
从上述案例可知，目标公司在取得专利授权后，仍需防范专利的侵权风险，维持专利的有效性。此外在特定情况下，专利在取得授权后还存在被挑战而宣告无效的风险。因此在尽调过程中，针对目标公司专利的有效性和侵权风险，需关注以下几个方面：
1、专利费用是否已按期足额缴纳；
2、通过公开信息检索目标公司是否存在专利侵权之诉。若有，需详细了解案件情况，判断诉讼对目标公司产生何种影响；
3、对目标公司的核心专利，在有必要时还可进一步进行自由实施尽职调查，确定在业务范围地区是否存在侵权风险。
自由实施尽职调查（Freedom to Operate，简称“FTO”），是一种为了评估某项技术或产品是否会因侵犯他人专利权而不得实施的风险，从而进行的法律尽职调查。FTO的具体步骤如下：
1）确定技术方案。目标公司专利的技术方案是专利核查的基础，只有对技术方案有深入的了解，才能掌握技术核心要点及确定检索的关键词，进而将不同的技术方案进行比对并判断是否存在侵权风险。
2）确定检索区域和数据库并进行全面检索。根据专利保护的地域要求，首先需确定专利使用和保护的区域及检索与其相应的数据库。常见的检索数据库有国家知识产权局官方网站、各类知识产权裁判文书查询网站、商业专利数据库Thomson Innovation、Total Patent或Pat Base等。
3）侵权对比分析根据“全面覆盖原则”、“等同原则”和“禁止反悔原则”等进行侵权风险的判断分析，以确定目标技术是否落入该专利的保护范围。此外，因不同地区适用的专利保护的法律不同，故还需根据该地区专利侵权的规定去具体分析是否存在侵权风险。
结语
进行投资尽调时，尽调人员应当对目标公司的专利情况进行全面分析及风险评估，并根据尽调结果有针对性地与目标公司开展商业谈判，对交易文件条款设计进行调整与完善，从而保障投资方的权益。对于专利的核查范围，则需根据投资方的商业需求进行调整。考虑到不同行业、技术的复杂性及专业性，必要时可以聘请专业知识产权律师对目标公司进行知识产权的全景调查、稳定性调查、授权前景调查和FTO分析等，以满足项目投资的实际需求。
封面图、插图来源：视觉中国
